Права владельца товарного знака

  • автор:

Содержание

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Евгений Зяблов

Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

специально для ГАРАНТ.РУ

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Исключительное право на товарный знак как инструмент ведения бизнеса

В бизнесе товарные знаки исключительно важны. Рынок перенасыщен товарами, и всем им необходима индивидуализация, иначе потребители не смогут сориентироваться в необъятном море продукции. Важно иметь представление о том, как оформляется исключительное право на товарный знак и какие гарантии оно дает.

Что означает исключительное право на товарный знак

Обозначение, необходимое для индивидуализации (различения) товаров различных производителей, будь то предприятия или индивидуальные предприниматели называется товарным знаком. Каждый из нас, немного подумав, может привести примеры товарных знаков: Renault, BMW, Siemens, Nescafe…

Для различных услуг и работ существует свое средство индивидуализации – знак обслуживания. Например, «Мегафон» для услуг связи.

В юридическом контексте, применительно к исключительному праву, действуют только два этих термина – товарный знак и знак обслуживания. На практике же, как в обыденной речи, так и в бизнес-процессах, часто употребляются схожие термины: бренд, логотип, слоган, торговая марка и т. д.

Признаки товарного знака:

  • Способность к различению. Роспатент не зарегистрирует в качестве товарного знака общеупотребительное слово или словосочетание, характеризующее товар (к примеру, «Вкусный хлеб»), поскольку никто не может обладать исключительным правом на такие слова и выражения.
  • Новизна. Если товарный знак или знак обслуживания похож на уже существующее обозначение или целиком совпадает с ним, то исключительное право на такой знак оформить не удастся. Однако, если вы выпускаете товары совершенно иного типа и хотите использовать товарный знак, сходный с имеющимся (например, Puma – для любой продукции за исключением спортивной одежды и обуви), то это не запрещено законом.

Главное, чтобы товарный знак не создавал путаницы в голове у потребителя и не маскировался под известный аналог, исключительное право на который охраняется законом.

  • Охрана со стороны государства. Защитой исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания в РФ занимается государственное патентное ведомство – Роспатент, а если конкретнее, то одно из его подразделений – Федеральный институт промышленной собственности.
  • Наличие возможности распоряжаться. Исключительное право на товарный знак само по себе является объектом, которым владелец может распорядиться на свое усмотрение: продать, отдать и т. д.
  • Ограниченный срок действия. Действие исключительного права на товарный знак (или знак обслуживания) начинается с момента его регистрации в государственном патентном ведомстве и ограничено десятью годами, по истечении которых это право можно неоднократно продлевать. Процедура продления облагается пошлинами, как и сама регистрация товарных знаков.

Товарных знаков, зарегистрированных в России и мире на сегодняшний момент, огромное количество, и они существуют в различных формах. Поэтому создание по-настоящему уникальной символики, названия и т. п. становится все более нетривиальной задачей.

Виды товарных знаков:

  • Словесные. К словесным товарным знакам, на которые можно получить исключительное право, относятся отдельные слова или их сочетания, набранные фирменным шрифтом (например, Coca-Cola).
  • Изобразительные. Это визуальные символы товара, нередко являющиеся их логотипами (укушенное яблоко на продуктах компании Apple, необычный персонаж – пингвин – для компании Linux).
  • Смешанные. Такие товарные знаки могут содержать и слова, и визуальные элементы, обычно объединяемые в логотипе (звездочка и уникальное написание Mercedes-Benz, например).
  • Звуковые. Некоторые товары индивидуализируются только комбинацией звуков (яркий пример – мелодия Intel).
  • Иные. К ним относятся товарные знаки, не попадающие в остальные категории – голографические, обонятельные и т. д.

Владельцем исключительного права на товарный знак или знак обслуживания может быть ИП или любое юридическое лицо (для фирменных наименований собственниками могут быть только коммерческие фирмы).

Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 1484 закрепляет за правообладателем (лицом, на имя которого этот знак зарегистрирован) исключительное право на использование товарного знака любыми не противоречащими закону способами. Владелец товарного знака распоряжается и самим знаком, и исключительным правом на него (см. ст. 1229 ГК РФ).

Основной способ использования исключительного права на товарный знак – это размещение обозначения на упаковках товара и в его визуальном оформлении, а также в рекламе всех типов, от вывесок до объявлений в Интернете. Целью этого является индивидуализация товара, выделение его из ряда однородной продукции, создание яркого впечатления о нем у потребителя и, тем самым, стимулирование сбыта.

Поскольку товарный знак является лицом товара, использование его без позволения правообладателя (равно как и создание аналогов, более или менее похожих на этот товарный знак и вводящих в заблуждение покупателя) наносит большой ущерб его бизнесу и запрещен законом. Защита исключительных прав на товарный знак предполагает запрет на регистрацию и использование обозначений, сходных с ним до степени смешения, что отражено в ст. 1484 ГК РФ.

Однако это еще не означает, что никто, кроме владельца исключительных прав на товарный знак, не может им пользоваться. Такую возможность дает заключение договора об отчуждении исключительного права на этот объект интеллектуальной собственности (ст. 1488 ГК РФ), лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ) или договора коммерческой концессии. Все операции, связанные с отчуждением или передачей исключительного права на товарный знак другим лицам или организациям, регистрируются в Роспатенте.

Исключительное право на товарный знак складывается из трех основных компонентов, каждый из которых будет рассмотрен далее:

  1. Право на применение товарного знака любым не запрещенным законом способом.
  2. Право на распоряжение исключительным правом на товарный знак.
  3. Право выносить запрет на применение товарного знака третьими лицами.

Надо иметь в виду, что исключительное право на товарный знак распространяется только на категории товаров, которые названы в заявке на регистрацию. Эти категории из Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) выбираются заявителем. После регистрации похожее обозначение может быть использовано производителями других видов продукции, но не той же самой, что изготавливает или продает правообладатель.

Зарегистрированный товарный знак должен использоваться. Если он долгое время лежит мертвым грузом и не выполняет никаких полезных для бизнеса функций, то заинтересованное лицо сможет прекратить действие товарного знака, если он не использовался в течение 3 лет подряд. Рассмотрение подобных дел входит в компетенцию Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, и они являются наиболее частыми в его практике, поскольку некоторые хитрые бизнесмены стараются «захватить» побольше уникальных товарных знаков, чтобы потом торговать исключительными правами на них.

Как узаконить исключительное право на товарный знак

При создании любой организации ей присваивают имя, или фирменное наименование. Если впоследствии возникает необходимость, придумывают также коммерческое обозначение, а для отдельных продуктов или линеек товаров создаются бренды, которые тоже могут быть зарегистрированы как товарные знаки (это обеспечит защиту исключительных прав на них).

Зарегистрировав свой товарный знак, владелец бизнеса обеспечивает ему законодательную охрану от недобросовестных конкурентов. Ст. 1484 Гражданского кодекса РФ предусматривает закрепление исключительного права на товарный знак за тем правообладателем, который подал заявку на регистрацию первым. После этого закон запрещает использование данного товарного знака в коммерческих целях другими юридическими и физическими лицами.

Регистрация товарного знака или знака обслуживания создает компании нематериальный актив, которым она может распоряжаться любыми способами, находящимися в рамках закона (ст. 1229 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак можно продать, заключить на него лицензионный договор, использовать в качестве залога при получении займов, в том числе в российских отделениях зарубежных банков.

Как уже упоминалось выше, товарные знаки могут иметь как чисто словесную или визуальную форму, так и комбинированную (это отражено в ст. 1482 ГК РФ). Зарегистрировав исключительное право на сочетание графических элементов на каком-либо цветовом фоне, компания получает узнаваемую фирменную символику, готовую к применению в рекламе или на упаковках товаров.

Кстати, словами и графическими элементами не ограничивается диапазон товарных знаков, допускаемых к регистрации: в качестве такового может выступать фирменный цвет, как это сделали, например, компании МТС, Сбербанк и Vanish (товарные знаки №  10048, № 560598, № 556088).

На логотип, как результат творческой деятельности дизайнера, кроме исключительного права, распространяется также авторское право. С создателем логотипа должен быть заключен договор на формальную передачу прав на его использование, согласно ст. 1285 либо 1286 ГК РФ, чтобы впоследствии (особенно если бренд наберет большую популярность) у компании не возникло проблем из-за неправомерного использования логотипа.

Рассмотрим ситуацию из жизни: ваша фирма в течение нескольких лет торгует окнами под названием «Лучшие окна», активно совершенствуя качество самих окон и стиль обслуживания клиентов, вкладываясь в рекламу. Результатом становится высокая узнаваемость бренда. И если вы не начали процедуру регистрации исключительного права на свой товарный знак, то конкуренты подсуетятся и оформят его на себя (ст. 1484 ГК РФ). Закрепленное через Роспатент исключительное право даст им не только возможность продавать собственные окна под названием «Лучшие окна», но и запретить использование вашего товарного знака вашей же фирме. Все круто, но «лучшие окна» нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака..чем это отличается от случая про «вкусный хлеб» для хлеба?

Одна из главных проблем, мешающих регистрации исключительных прав на товарный знак в государственном ведомстве – малая различительная способность у обозначения. Так, у товарного знака «1С», впоследствии зарегистрированного под номером 340505, изначально была такая проблема. Она решилась посредством регистрации комбинированного товарного знака (№ 134503), после чего бренд завоевал большую известность среди потребителей, словесное наименование стало узнаваемым, и появилась возможность зарегистрировать и его тоже. С методами доказательства различительной способности товарного знака можно ознакомиться в п. 35 Правил по подаче и экспертизе товарных знаков и в п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Еще один стандартный пример потери товарного знака – приход на российский рынок китайских фирм, которые не регистрируют исключительные права на свой бренд в РФ. Если этот бренд оказывается успешным, конкурирующие фирмы быстро оформляют соответствующий товарный знак на свое имя и вносят его в таможенный реестр, а оригинальный производитель лишается права на ввоз собственного товара в Россию.

В подобных ситуациях (довольно частых, кстати) производитель оказывается практически бессилен и имеет мало возможностей для защиты исключительных прав на свой товарный знак. Можно, например, оперативно подать жалобу в Палату по патентным спорам, а затем доказывать в судебном порядке право преждепользования и факт недобросовестной конкуренции, но эти меры влекут за собой большие расходы.

Поэтому самый надежный и разумный способ защитить свой бренд от нападок со стороны конкурентов – официально оформить исключительное право на товарный знак. Это также минимизирует вероятность посягательств на товарные знаки других предпринимателей и непреднамеренного нарушения их исключительных прав. Перед регистрацией всегда проводится скрупулезная экспертная проверка обозначения, и если товарный знак ее проходит, то можно не волноваться о том, что он случайным образом окажется похож на чей-то чужой. Когда свидетельство о регистрации товарного знака получено, можно переходить к раскрутке бренда.

Названия фирм нередко становятся частью товарных знаков, поэтому еще до регистрации предприятия в налоговой службе желательно проверить выбранное название на уникальность и позаботиться о том, чтобы оно соответствовало требованиям к товарным знакам.

Как обойти препятствия и получить исключительное право на товарный знак

На первый взгляд все кажется осень простым: достаточно подобрать необычное и креативное название, разработать логотип, проверить его по базе зарегистрированных товарных знаков – и можно отправлять заявку в Роспатент на регистрацию своего исключительного права на товарный знак. Но нужно быть готовыми к отказу на основаниях, описанных в ст. 1483 ГК РФ.

В процессе экспертизы товарного знака, заявленного на регистрацию, сотрудники ФИПС сравнивают его с уже имеющимися обозначениями и проверяют по трем основным критериям: сходству до степени смешения, возможности запутать потребителя и нехватке различительной способности. Бизнесмены, как правило, не вникают в нюансы этих формулировок и понимают их слишком узко, недооценивая риск отказа по этим причинам.

Правила, утвержденные приказом № 482 Минэкономразвития РФ, в п. 41 определяют тождество товарных знаков как идентичность всех частей двух обозначений, полное копирование. Сходством до степени смешения называется ассоциативное сходство средств индивидуализации даже при наличии несовпадающих элементов, согласно пп. 42–44 Правил. В случае, когда такие сходные товарные знаки используются для маркирования однородных товаров, возникает опасность, что покупатель отнесет их к одному производителю (п. 45 Правил).

Введение потребителя в заблуждение – такое свойство товарного знака, которое убеждает конечного пользователя товара в наличии у данного изделия или продукта неких качеств, которыми оно не обладает на самом деле, или сообщает ложную информацию о месте, времени или изготовителе товара.

При этом схожесть между товарными знаками не измеряется количественно, и это может сыграть на руку конкурентам, желающим заполучить исключительное право на тот или иной товарный знак. Это произошло с некоторыми товарными знаками, успешно прошедшими регистрацию, но затем оспоренными в Палате по патентным спорам владельцами похожих обозначений:

Однако во многих ситуациях отказы Роспатента в регистрации исключительного права на товарный знак были вполне успешно оспорены через Палату по патентным спорам, и обозначения были все-таки зарегистрированы. Это, в частности, товарные знаки «Авто-японец», «Кулибин» и Philosophy.

Чем лучше заявитель знаком с практикой правоприменения в России, тем больше у него вероятности обойти «белые пятна» – области, которые закон не описывает ясно, оставляя простор для трактовок юристов. К таким не до конца регламентированным аспектам использования товарных знаков относится, например, присутствие товарных знаков, зарегистрированных на других владельцев, в доменных именах сайтов компании и в объявлениях контекстной рекламы. Как правило, суды не расценивают это как введение в заблуждение пользователя и нарушение исключительного права.

Пример из жизни: требование ООО «Бызово.ру» к ИП Николаев Е. А. и ООО «Амаяма Авто» перестать использовать в интернет-рекламе и доменных именах слова «bizovo» (которое зарегистрировано как товарный знак) и его аналогов – «bizovа», «bizov», «бизово», «бызова». Истец оказался крайне недоволен решением суда о том, что ключевые слова, по которым осуществляется поиск в Интернете, не имеют индивидуализирующей способности, поскольку используются в технических целях и никоим образом не приводят к смешению однородных товаров, так же как и не являются применением товарного знака в том смысле, который записан в ст. 1484 ГК РФ. Юристы компании «Бызово.ру» настаивают, что индивидуализация веб-сайтов осуществляется, в первую очередь, по ключевым словам, взятым для кампаний контекстной рекламы, и ООО «Амаяма Авто» получило приток посетителей на свой сайт именно благодаря употреблению товарного знака «bizovo».

Третья сторона конфликта, поисковая сеть «Яндекс», в целом разделяет точку зрения суда и поясняет, что ключевые слова не могут быть средствами индивидуализации даже для отдельного рекламного объявления, поскольку эти слова могут использоваться для показа любого количества других объявлений (каких угодно рекламодателей) и не привязаны строго к какой-либо фирме или продукту. Более того, ключевые слова вообще нигде не показываются пользователю, поскольку их функция – сугубо техническая (таргетирование), а не рекламная. Поэтому на использование ключевых слов, совпадающих со словесными товарными знаками, не распространяется статья о нарушении исключительного права на эти обозначения (ст. 1484 ГК РФ).

Из этого можно сделать вывод, что подобные иски, обычно отклоняемые судами, довольно нередки, поскольку в российском бизнесе пока не устоялось четкое представление о том, где находятся рамки применимости товарного знака и в чем заключается исключительное право на него.

В отличие от ключевых слов, включение чужого товарного знака в свое доменное имя считается правонарушением. Подобные дела обычно сводятся к п. 2.5 ст. 1484 ГК РФ. Один из примеров – дело № А40−179 336/2016. Фирма ZF Friedrichshafen подала претензию на доменное имя sachs.ru, которое содержало зарегистрированный за № 791003 товарный знак «Sachs». По этому иску суд вынес решение в пользу истца, так как ответчик не обладал исключительным правом на данный товарный знак, и при этом домен не содержал названия или коммерческого обозначения компании-ответчика.

Чтобы избежать подобных проблем, перед подачей заявки на регистрацию исключительного права следует проверять свой товарный знак по всем пунктам оснований для отказа, а также на то, соответствует ли ваш товарный знак требованиям законодательства. Однако если заявка уже была отправлена, а потом вы вдруг обнаружили объект правовой охраны, сходный с вашим, есть альтернативный вариант действий: попросить разрешение на регистрацию у законного обладателя. Но регистрации товарного знака могут воспрепятствовать эксперты ФИПС, если посчитают сходство между товарными знаками критичным. В этом случае вашу заявку отклонят даже при наличии разрешения от владельца похожего товарного знака, а государственная пошлина не будет вам возвращена.

Повторимся, чтобы исключить опасность отказов в регистрации исключительных прав на свой товарный знак по тем или иным причинам, проверку по базам зарегистрированных обозначений и другим открытым источникам необходимо проделывать еще на стадии разработки и выбора конкретного варианта товарного знака (до составления заявки). Процедура регистрации исключительных прав на товарный знак регламентируется специальными правилами и статьями 1492–1507 ГК РФ.

Как передать исключительное право на товарный знак

Перед тем как рассматривать особенности всех способов передачи права на товарный знак, необходимо сказать, что исключительное право является единственным передаваемым правом из всех типов прав на интеллектуальную собственность. Все прочие права неотчуждаемы и не поддаются полной передаче другому лицу. Так, к примеру, автор изобретения телефона – А. Белл – не теряет своего авторского права ни при каких обстоятельствах, оно принадлежит ему до конца жизни, а его наследники, равно как и все остальные граждане, никогда не будут считаться изобретателями телефона.

Срок действия исключительного права, как уже известно, ограничен строго определенным промежутком времени, поэтому и все операции с этим правом возможны только в течение данного периода. В частности, литературное произведение защищено исключительным правом как при жизни автора, так и в течение 70 лет с момента его смерти, но после этого становится народным достоянием.

Возможностей перехода к другому лицу исключительного права на интеллектуальную собственность, в том числе на товарные знаки, в российском законодательстве существует две, а именно:

1. Бездоговорный способ.

Исключительное право на товарные знаки и знаки обслуживания, согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ, относится к объектам гражданских прав, поэтому к нему могут быть применены институт наследования и реорганизации юридического лица.

Наследованием называется правоотношение, появляющееся вследствие смерти правообладателя в момент этой смерти и означающее переход всех имущественных прав умершего к наследникам. Статья 128 ГК РФ относит к наследуемым правам также и исключительное право. Так что смерть автора объекта интеллектуальной собственности означает, что исключительное право на его произведение перейдет к его наследникам, которые получат возможность пользоваться данным интеллектуальным продуктом на протяжении 70 лет.

При реорганизации юридического лица создается новое юридическое лицо (посредством разделения, слияния, преобразования и других способов), которое наделяется всеми исключительными правами, закрепленными за старым субъектом права. В частности, слияние двух акционерных обществ означает, что новая организация становится законным обладателем исключительных прав на коммерческое обозначение, товарный знак и другие средства индивидуализации, которыми владела старая фирма.

2. Договорный способ.

Основанием для передачи исключительного права на товарный знак здесь является договор, закрепляющий право интеллектуальной собственности. Одна из сторон сделки наделяет вторую исключительным правом на объект в обмен на вознаграждение.

В российской правовой системе известны два типа соглашений, связанных с передачей другому лицу исключительного права на товарный знак: лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав на интеллектуальную собственность. И между ними существуют различия.

Лицензионный договор

Трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не сталкивался с этим договором и не подписывал его. Принятие лицензионного соглашения – необходимый этап установки любой компьютерной программы или игры. Обычно мы ставим эти галочки не глядя.

Лицензионные договоры фиксируют рамки, в которых допускается использование объекта интеллектуальной собственности. Обычно это только возможность пользования (программой, игрой и т. п.) в личных некоммерческих целях и запрет на любое копирование и распространение продукта интеллектуального труда.

В качестве сторон лицензионного договора выступают правообладатель, или лицензиар, и получатель прав на объект, или лицензиат.

Требования к оформлению таких договоров перечисляются в ст. 1235 ГК РФ. Основными из них являются следующие:

  • обязательная письменная форма;
  • необходимость регистрации договора на те виды прав, для которых регистрация обязательна всегда (к примеру, исключительное право на товарный знак);
  • срок лицензионного договора не может быть больше срока действия исключительного права на данный объект (в том числе, например, и на товарные знаки);
  • с прекращением действия исключительного права кончается и действие лицензионного договора;
  • лицензиат обязуется к уплате вознаграждения правообладателю (безвозмездное соглашение тоже допускается);
  • к обязательным условиям, которые должны быть прописаны в лицензионном соглашении, относятся предмет договора (в частности, исключительное право, приобретаемое лицензиатом) и методы использования интеллектуальной собственности (например, товарного знака);
  • исключительное право на объект интеллектуальной собственности, в том числе товарный знак, остается у правообладателя (лицензиара).

В последнее время все большее распространение получают договоры коммерческой концессии (в бизнес-практике известные под названием «франшизы»). При этом способе распоряжения исключительным правом на товарный знак данное право получает – при уплате соответствующего вознаграждения – приобретатель франшизы, иногда вместе с сопутствующими объектами – например, документацией по ведению бизнеса.

Договор отчуждения

Этот вид договоров регламентируется ст. 1234 ГК РФ. Условия, по большей части, аналогичны условиям лицензионного договора, однако договор отчуждения означает полную утрату исключительного права на товарный знак правообладателем и передачу этого права новому владельцу. И хотя лицензионные договоры могут включать в себя понятие исключительной лицензии, означающее передачу всего объема прав (ст. 1236 ГК РФ), в них отсутствует признак полной отчуждаемости.

То есть лицензионный договор оставляет за лицензиаром его права (к примеру, автор изобретения может распоряжаться им самостоятельно, но и те, кто заключил с ним лицензионный договор, могут делать то же самое). А договор отчуждения – это полный и необратимый переход прав от одного субъекта к другому, без сохранения их у первого субъекта.

При распоряжении товарными знаками и знаками обслуживания нередко используются именно договоры об отчуждении исключительного права. В любом случае, какой бы тип договора ни заключили стороны – об отчуждении, лицензионный, какой-либо иной – эти соглашения должны быть в письменном виде, иначе они не будут иметь никакой юридической силы.

Кроме того, операции вроде оформления залога или отчуждения исключительного права на товарный знак, разрешения на его использование третьими лицами, передачи исключительного права на товарный знак без подписания договора и т. д., должны быть зарегистрированы в государственных органах (ст. 1232 ГК РФ).

Оформить исключительное право на товарный знак не так просто. Это длительный и трудоемкий процесс, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Права владельца товарного знака

Право на товарный знак охраняется Четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. При этом, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет как административную так и уголовную ответственность

Нарушением права владельца товарного знака признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

  • на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
  • при выполнении работ, оказании услуг;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • в предложениях к продаже товаров;
  • в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными

У владельца торговой марки появляются, как права, так и обязанности

Кратко о торговой марке

Торговой маркой является уникальное обозначение, которое регистрируется в соответствии с определенным алгоритмом действий и несет в себе отличительную роль среди однотипных товаров и услуг, предлагаемых различными компаниями. Потребитель таких продуктов может отдавать свое предпочтение определенному производителю, а чтобы помочь ему сориентироваться на рынке – это отличие является важным. Торговая марка – это возможность обезопасить товар от некачественных подделок со стороны конкурентов и поддержать высокий спрос, благодаря ряду преимуществ.

Поэтому регистрация товарного знака – это важная процедура, которая благоприятно способствует продвижению товаров и услуг на современном рынке. За счет такого отличительного знака потребители будут узнавать ваш бренд.

Владельцу товарного знака, по окончанию процедуры регистрации, выдается свидетельство, которое подтверждает то, что данный человек является его собственником и обладает предусмотренными Законом правами и обязанностями.

Как только заявитель на владение товарным знаком подает заявку на его регистрацию, ему предоставляются определенные права. Право собственности приобретается сразу же после получения свидетельства. Оно действует на протяжении 10 лет. После истечения срока подается соответствующее ходатайство и оплачивается сбор в государственную казну. После такой процедуры право собственности продлевается на такой же срок, и так постоянно.

Важно помнить, что после окончания срока, предусмотренного Законом на владение свидетельством, подтверждающим, что товарный знак принадлежит вам, никто, кроме вас, не может осуществить его регистрацию на протяжении трех лет. Ели же этот срок истек, то его владельцем может стать любой человек, который подал пакет документов на оформление.

Если вы владелец свидетельства, которое подтверждает право собственности на товарный знак – вам предоставляются определенные права. В соответствии с ними только вы имеете возможность использовать обозначение бренда. Третьим лицам это запрещено Законом. Использовать зарегистрированный товарный знак может разрешить только правообладатель.

Перед владельцем свидетельства о регистрации торгового знака открываются следующие возможности:

  • Он может использовать торговую марку по своему усмотрению;
  • Владелец вправе запрещать и разрешать пользоваться товарным знаком третьим лицам;
  • Обращаться с исками, если использование товарного знака было несанкционированным;
  • Наносить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, свидетельствующую о его регистрации;
  • Владелец может потребовать уничтожить или устранить товарный знак, который очень похож на тот, который им зарегистрированный.
  • И это ещё не все преимущества, которые открываются перед владельцем зарегистрированной торговой марки.
  • Обязанности владельца товарного знака

    Вместе с правами владелец сертификата о регистрации товарного знака получает и определенные обязанности. Он должен использовать бренд без ущерба для других лиц.

    Если же по каким-либо обстоятельствам торговая марка не использовалась на протяжении более трех лет, то третье лицо вправе подать на владельца иск в суд, который может досрочно лишить собственника сертификата права владения. Это происходить только при условии, если правообладателем бренда не будут предоставленные определенные документы, в которых наведены причины или обстоятельства независящие от него, которое привели к временной «заморозке» использования торговой марки.

    Подведем итоги…

    Необходимо помнить – торговая марка является лицом вашего предприятия. Поэтому во избежание злодеяний конкурентов и для защиты качества выпускаемой продукции или предоставляемой услуги не стоит временить с её регистрацией.

    Обращайтесь к специалистам компании «ГЛАВНОЕ ПАТЕНТНОЕ БЮРО» и они помогут осуществить процесс регистрации вашего товарного знака за максимально короткий срок и за вполне приемлемую стоимость. Всё что требуется от вас – это позвонить нам или посетить наш офис!

    Как зарегистрировать товарный знак

    С процедурой регистрации товарного знака рано или поздно сталкивается многие предприниматели. Как правильно зарегистрировать товарный знак и его элементы — подробно рассказывается в сборнике «Библиотечки «Российской газеты» — «Нематериальные активы: правовая охрана, учет, налогообложение». «Российская бизнес-газета» публикует краткий анонс этого сборника

    Заявка подается отдельно на каждый товарный знак и должна содержать:

    — заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

    — заявляемое обозначение;

    — перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

    — описание заявленного обозначения.

    Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного — заявителем или патентным поверенным.

    К заявке должны быть приложены:

    — документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере;

    — устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллективного знака.

    После подачи заявки в Роспатент любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, содержащимися в ней на дату ее подачи. Порядок ознакомления с документами заявки устанавливается Роспатентом.

    Требования к документам заявки установлены Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32.

    По дате подачи заявки в Роспатент устанавливается приоритет товарного знака (п. 1 ст. 9 Закона). Причем если сначала заявка подавалась в другом государстве — участнике Парижской конвенции, приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи этой заявки, если подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с названной даты.

    Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты.

    Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Роспатент и приложить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты подачи заявки в Роспатент.

    Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами РФ.

    Экспертиза заявки осуществляется Роспатентом и включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца: проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель. Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении формальной экспертизы.

    В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки. При этом в дополнительных материалах не должно содержаться нового перечня товаров или существенных отличий в обозначении товарного знака о ранее заявленного.

    Изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть произведено до даты регистрации товарного знака.

    В период проведения экспертизы Роспатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем такого запроса. Если это условие не будет выполнено и заявитель не подаст ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

    Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака.

    По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

    В случае несогласия с решением Роспатента заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.

    На основании решения о регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины (таблица 12 Приложения) производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В Реестр вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

    Выдача свидетельства на товарный знак производится Роспатентом в течение месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре.

    Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в Роспатент (п. 1 ст. 16 Закона). Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет. По ходатайству правообладателя для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

    Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака вносится Роспатентом в Реестр и свидетельство на товарный знак.

    Правообладатель уведомляет Роспатент об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

    Изменения, относящиеся к регистрации товарного знака, вносятся в Реестр и свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины.

    Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Реестр, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Реестре или после внесения в Реестр изменений.

    Юридические и физические лица РФ вправе зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию в соответствии с «Соглашением о международной регистрации знаков» (заключено в Мадриде 14.04.1891) (ред. от 02.10.1979). Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Роспатент.

    Мы процитировали выдержки из сборника N17 «Библиотечки «Российской газеты» -«Нематериальные активы:правовая охрана, учет, налогообложение». Желающим приобрести сборник следует перечислить за один экземпляр 77 рублей по реквизитам: 125993, г. Москва, ЗАО «Библиотечка «РГ», ИНН 7721017444, КПП 772101001, р/с 40702810200000002764 в ОАО АКБ «ЛЕСБАНК», г. Москва, к/с 30101810500000000694, БИК 044579694, код ОКОНХ 87100, код ОКПО 36557391. В платежке обязательно укажите ваш точный обратный адрес с индексом и названием сборника: «Нематериальные активы».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *