Использование товарного знака это реклама

  • автор:

Товарный знак и реклама. Недобросовестная конкуренция при использовании товарного знака

Е.В. Нестерова

начальник управления корпоративной собственности и общих вопросов ООО «Евросеть-Ритейл» (г. Москва)

Елена Владимировна Нестерова, Nesterova.Elena@euroset.ru

У всех на слуху популярный слоган «Реклама — двигатель торговли». И это действительно так, поскольку доходность любого предприятия во многом зависит от продвижения его товаров и услуг, от известности его торговой марки или бренда, которая связывает производителя с потребителем посредством определенных ассоциаций, знаков, вызывающих эмоции потребителя и устойчивые ассоциации в отношении качества и потребительских свойств товара.

Согласно статье 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» (далее — Закон о рекламе) реклама -информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. При этом объектом рекламирования является товар (услуга), средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Для выполнения своей функции рекламный материал должен содержать или создавать запоминающийся, оригинальный, вызывающий определенные ассоциации и довольно емкий образ, остающийся в памяти потребителя и позволяющий ему сделать выбор в отношении конкретного то-

вара (услуги) конкретного производителя. Зачастую именно бренд является таким образом. Итак, бренд — это некое символическое воплощение комплекса информации об определенном продукте (определенной услуге) и его производителе. Обычно в комплекс информации входят:

• товарные знаки, знаки обслуживания;

• фирменное наименование;

• коммерческое обозначение;

• некие обозначения (визуальные, аудиовизуальные образы);

• слоганы (девизы, речевки, фразы);

• произведения, охраняемые авторским правом;

• фирменный стиль (определенный набор элементов, знаков, стилей, цветовых схем и символов);

• форма товара и многое другое.

В настоящей статье особое внимание будет уделено именно использованию в рекламе товарного знака с правовой точки зрения. Согласно положениям части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (далее — ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), относится товарный знак, который представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Чтобы исполнить рекламную функцию, товарный знак должен обладать различительной спо-

собностью, то есть способностью отличать товары одного производителя от товаров другого.

Путем продвижения того или иного товара (услуги) в процессе производства рекламы возрастает и ценность самого товарного знака, поскольку все вложенные в рекламу определенного товарным знаком товара (услуги) средства прямо связаны с конкретной рыночной стоимостью товарного знака. Количество же рекламы, территория ее распространения и способы, средства рекламирования непосредственно связаны с его узнаваемостью и различительной способностью.

Где же может размещаться товарный знак в рекламе?

Товарный знак размещается на этикетках, упаковке товара (содержание этикетки и упаковки также подпадает под действие Закона о рекламе); вывесках, в рекламноинформационных материалах, помещаемых на рекламных конструкциях (в наружной рекламе); в рекламной информации в средствах массовой информации (СМИ): в печатных СМИ, звуковые товарные знаки в радио- и телепередачах. Товарный знак используется в оформлении офисов, торговых павильонов, выставочных площадей, документации, сувенирной продукции и т. д. Выражаясь в форме определенного продукта, товарный знак может быть объемным и охранять форму продукта, например форму бутылки, куска мыла, кондитерского изделия, упаковки и т. п. И даже определенные запоминающиеся звуковые композиции могут быть звуковыми товарными знаками и использоваться в рекламе, имеющей аудио- либо видеоформат.

Использование широко известного, хорошо «раскрученного» в рекламе обозначения часто сопряжено с риском получения необоснованной выгоды третьими лицами, создающими собственную рекламную компанию на базе чужого известного обозначения и вводящими тем самым потребителя в заблуждение относительно законного производителя, а также причиняя законному производителю определенный ущерб.

Чтобы этого не происходило, прежде всего необходимо обеспечить защиту соб-

ственному обозначению, зарегистрировав его в установленном законом порядке в качестве товарного знака, поскольку только на основании государственной регистрации товарному знаку предоставляется правовая охрана. Также не следует забывать о том, что, во-первых, регистрация товарного знака имеет территориальный характер, то есть правовая охрана предоставляется ему только на территории той страны, в которой он зарегистрирован, и, во-вторых, правовая охрана предоставляется товарному знаку только в отношении определенных регистрацией товаров и услуг и однородных им.

На практике сложности могут возникнуть при использовании товарного знака третьими лицами — дилерами в своей рекламе товарных знаков компаний — поставщиков бренд-продуктов, сервисов и услуг, под чьим товарным знаком выпускается продукция. Речь идет о том случае, когда продавец законным образом введенных в хозяйственный оборот товаров размещает в рекламе, продвигающей эти товары (стимулирующей продажи этих товаров) товарные знаки, которыми эти товары маркированы. Либо эти товарные знаки могут размещаться производителем определенных услуг в отношении конкретных товаров, маркированных конкретным товарным знаком.

Приведем примеры

1. С целью продвижения продаж товаров, маркированных товарным знаком 777, дилер выпускает рекламу о продаже этих товаров через свою торговую сеть и в рекламном блоке размещает товарный знак

2. С целью рекламы собственных услуг по обслуживанию товара, выпускаемого определенным производителем под определенной маркой ШИ, сервисная компания размещает рекламный блок, в котором, кроме сообщения своих контактов и наименования услуг, сервисная компания также размещает товарный знак ИИИ, которым маркированы товары, в отношении которых услуга предоставляется именно этой сервисной компанией.

На практике возможны различные варианты поведения правообладателя в ситуациях, описанных в примерах:

1)правообладатель не против использования своего товарного знака в рекламе компании, продвигающей товары, маркированные товарным знаком правообладателя или оказывающей услуги в отношении таких товаров;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2) правообладатель категорически против и дает согласие только ряду определенных лиц в письменной форме в тексте дилерского соглашения либо предоставляет третьим лицам лицензии на право использования товарных знаков.

Замечу, что на практике большинство правообладателей-нерезидентов не заключают для этих целей специальные лицензионные договоры, которые подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Как правило, свое согласие на использование товарного знака они выражают либо в «молчаливой» форме, либо в письменной форме в рамках определенного дилерского соглашения. И в том и в другом случае компаниям, использующим таким образом товарные знаки в рекламе, следует знать и соблюдать соответствующие нормы закона и правила добросовестного поведения на рынке.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Учитывая нормы закона и имеющуюся судебную практику, можно вывести ряд условий, при которых, как я полагаю, подобные отношения могут действовать в рамках закона, признанных обычаев делового оборота и минимизировать риски привлечения к ответственности за неправомерное использование товарного знака. Во многих судебных актах, в том числе, например, в мотивировочной части постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 февраля 2009 года по делу

№ КА-А40/178-09 указано, что использование товарных знаков третьих лиц возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей или иной деятельности только в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если эти действия также не содержат признаки недобросовестной конкуренции и не противоречат нормам законодательства о рекламе.

Согласно статье 5 Закона о рекламе реклама должна быть добросовестной и достоверной. При этом недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в том числе об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара.

Следует учитывать, что при рекламе товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц, либо при рекламе услуг в отношении товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц, в рекламном объявлении не должно содержаться прямо или косвенно указания на принадлежность этих товарных знаков к самой рекламируемой организации. В рекламном объявлении ничего не должно указывать на то, что организация, чьи услуги рекламируются, или организация, реализующая и продвигающая на рынок определенные товары, является владельцем товарного знака или производителем этих товаров. Иными словами, в рекламе не должно быть указания на недостоверные сведения, и она не должна повлечь смешения в умах потребителей информации о товарах, их производителях и владельцах товарных знаков, а также об организации, рекламирующей собственные услуги.

Если в рекламном объявлении использование товарного знака имеет информационный характер и позволяет указать потребителю на какой-то конкретный товар, в отношении которого оказываются услуги, или на товар какого-то конкретного производителя, реализуемый рекламируемым лицом, и этот товар правомерно введен в оборот, то, по моему мнению, такое размещение товарного знака третьих лиц в

рекламе соответствует нормам закона и не нарушает права правообладателя знака.

Итак, при использовании товарного знака в рекламе товара, маркируемого этим товарным знаком, рекламодатель должен быть уверенным в следующем:

1) товар легально введен в хозяйственный оборот (с согласия или самим правообладателем);

2) реклама не создает возможности смешения организации правообладателя товарного знака и производителя товаров с рекламодателем (организацией, предоставляющей услугу в отношении этого товара, продающей этот товар);

3) реклама соответствует нормам Закона о рекламе, в том числе содержит достоверные сведения;

4) в договор с вендором (компанией -владельцем бренд-продукта) включены условия об обязанности дилера (компании, реализующей правомерно введенный в оборот товар, или компании, оказывающей услуги в отношении такого товара) производить рекламу товаров, маркированных товарными знаками;

5) существует оригинальное письмо от имени правообладателя, свидетельствующее о разрешении на использование дилером товарных знаков в рекламе с целью продвижения товаров, маркируемых им, или сервисной организацией товарных знаков с целью продвижения услуг, оказываемых в отношении этих товаров.

Чтобы избежать неоднозначного толкования смысла рекламного объявления, нелишним было бы указание о принадлежности товарного знака конкретному правообладателю.

Мы рассмотрели, как используется товарный знак с позиции организации, осуществляющей услуги либо реализацию товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц. Теперь рассмотрим, как используется товарный знак правообладателя в рекламе с позиции самого правообладателя.

Безусловно, для того чтобы бренд приобрел известность, необходимы годы работы, также годами зарабатываются хорошая репутация и известное имя. На раскрутку брен-

да производитель-правообладатель тратит довольно приличные денежные суммы, и, конечно, велик соблазн для продвижения своей продукции и услуги воспользоваться уже раскрученным третьими лицами брендом, не тратя времени и средств на изобретение и раскрутку чего-либо нового. Вот почему при использовании бренда в рекламе довольно часто возникают ситуации, когда не столь известные производители или продавцы пытаются паразитировать на раскрученной марке, и существует масса способов это сделать. Появляются так называемые подделки или бренды — подражатели, клоны, двойники. Нечистые на руку компании могут в собственной рекламе использовать следующее:

1) обозначения, тождественные товарному знаку, то есть имеющие абсолютное (фотографическое) сходство;

2) обозначения, сходные до степени смешения, то есть обозначения, имеющие определенные отличия от товарного знака, но в целом ассоциирующиеся с ним:

• обозначения, образованные по аналогии с товарным знаком путем замены или дополнения каких-либо букв, звуков (игра букв или слов, если это словосочетание);

• обозначения, сходные в оформлении (сходные по дизайну), то есть такие, в которых использованы опре-деленная цветовая гамма или цветовые композиции, пространственно-композиционное расположение объектов. В таких обозначениях основа дизайна, вызывающая стойкую ассоциацию у потребителя, используется и дополняется отличительными элементами, не имеющими доминирующего положения либо определенного веса или смысла для продолжения раскрученной сюжетной линии с использованием определенных раскрученных ранее мотивов.

В моей практике наиболее частыми были следующие случаи:

1) вывески торговых павильонов, этикетки товаров оформляются конкурентом в той же цветовой гамме и с использованием одного и того же композиционного разме-

щения элементов при указании наименования (обозначения), но с измененным сочетанием букв известного товарного знака;

2) оформление салонов магазинов, прилавков, внешнее оформление магазина идентичны оформлению магазинов, работающих под раскрученным брендом;

3) оформление рекламных материалов в определенной цветовой гамме с использованием схожих символов, элементов и композиционного построения;

4) использование в рекламе либо идентичных известных слоганов, либо измененных настолько незначительно, что все равно возникает ассоциация с конкретным знаком и соответствующим правообладателем);

5) использование при оформлении упаковки не только схожего товарного знака, но и дизайна упаковки в целом;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6) форма обслуживающего персонала, тексты информационных материалов для потребителя, рекламные акции в виде театрализованных представлений аналогичны тем, которые использует в собственных магазинах и (или) сервисных центрах компания правообладателя раскрученного бренда.

Безусловно, во всех описанных случаях, чтобы защитить свой товарный знак, правообладатель используют все возможные способы защиты своих интеллектуальных прав, включая положения ГК РФ, Закона о рекламе, Закона о защите конкуренции1, а также нормы международного права, как то положения Парижской Конвенции по охране промышленной собственности2.

Однако с точки зрения осуществления защиты самым главным является сам процесс оформления прав: без прохождения этого этапа защитить свои права в случае необходимости будет крайне сложно. При этом, поскольку в рекламе, кроме товарного знака, часто используется много других элементов, формирующих бренд в целом, следует надлежащим образом оформлять права на все элементы, а именно:

• правоотношения с работником — автором при разработке служебного произведения;

• лицензионные договоры либо договоры об отчуждении исключительных прав;

• договоры коммерческой концессии;

• договоры авторского заказа с авторами;

• договоры подряда на разработку рекламных материалов с указанием условий о передаче интеллектуальных прав на определенных договором условиях.

Также необходимо регистрировать обозначения в качестве товарного знака, в том числе отдельные элементы (чтобы все возможные сходные варианты подлежали охране), и объекты в качестве промышленного образца (часто это практикуется при защите вывесок, рекламных конструкций, этикеток, упаковки и иных объектов).

Конечно, в каждом случае определяется набор конструкций, способных максимально защитить тот или иной элемент. Предположим, что вы столкнулись с рекламным трюком, например использование иных словесных выражений, однозначно повторяющих оригинальный шрифт и исполнение. В этом случае вы будет защищены, если будете иметь патент на промышленный образец на алфавит, написанный в оригинальной манере.

Не секрет, что никто не имеет права использовать товарные знаки без согласия правообладателя. Однако надо иметь в виду, что, к сожалению, защита товарного знака возможна только с даты его регистрации, а на регистрацию требуется довольно много времени. В компаниях же от момента возникновения идеи до момента выхода в свет ее материального воплощения зачастую проходит гораздо меньший срок, чем требуется на регистрацию товарного знака. По этой причине заявка на регистрацию товарного знака подается практически в момент зарождения идеи с обязательным проведением поиска на тождество и сход-

1 О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

2 Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

ство. При этом юристы компании также проверяют сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, наименования доменных имен в разных зонах, контекстную рекламу в Интернете (ключевые слова) и т. д. Безусловно, на этом этапе также важно определить охраноспособность знака в целом, его сильные и слабые стороны, и указать на это разработчикам. Правда, в реальности это получается не всегда. Чаще бывает так: «партия сказала: надо, комсомол ответил: есть».

Важно знать, что если объект защищен как товарный знак, то защита распространяется и на все объекты, сходные с ним. А если объект защищен как промышленный образец, то защита распространяется только на объекты, в которых используются все существенные условия промышленного образца, указанного в патенте. В этом, безусловно, плюс защиты обозначения как товарного знака

И конечно следует учитывать ограничения регистрации товарного знака: регистрация распространяется только на конкретные товары и услуги на конкретной территории и на определенный срок.

Если обозначение вводится в оборот до регистрации знака и содержит изобразительные элементы, на практике до подачи заявки на регистрацию товарного знака нелишним будет осуществить определенные действия по защите изображения как объекта авторского права (имеется в виду процедура депонирования). Процедура депонирования не является обязательной, но если вы ее прошли, в случае необходимости это поможет вам избежать длительного доказывания того, что вы обладаете определенными интеллектуальными правами.

Также важно знать, что при использовании товарных знаков в рекламе обязательным является исполнение нормы, касающейся соблюдения в рекламе требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Следует помнить, что использовать в рекламе словесные обозначения на иностранном языке, в случае если они не являются фирменным наименованием, товарным знаком, знаком обслуживания, зарегистрированными в установ-

ленном законом порядке, недопустимо. При этом надо понимать, что статус зарегистрированного товарного знака приобретается обозначением только с момента его государственной регистрации и удостоверяется выданным исполнительным органом государственной власти по интеллектуальной собственности или регистрационным органом свидетельством.

Также законом регулируется использование в рекламе наряду с обозначением товарного знака значка предупредительной маркировки — символа ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Согласно пункту 5 статьи 1515 ГК РФ лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет административную ответственность в порядке, предусмотренном статьей 180 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Часто в рекламе можно увидеть маркировку «ТМ», которая согласно закону не имеет статуса предупредительной маркировки и носит лишь информативную функцию. Однако, по моему мнению, этот символ также указывает на обозначение товарного знака — торговой марки, поэтому указывать в рекламе этот символ наряду с обозначением, не являющимся товарным знаком, не следует.

Может возникнуть необходимость защищать в рекламе товарный знак от недобросовестной конкуренции. Согласно Закону о защите конкуренции недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, запрещены. Формы недобросовестной конкуренции перечислены (список является открытым) в статье 14 Закона «О защите конкуренции». К недобросовест-

ной конкуренции в том числе относится следующее:

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Безусловно, при построении защиты в этом поле необходимо собрать доказательства:

• получения преимущества;

• противоречия законодательству;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• причинения убытков либо упущенной выгоды, либо реальной возможности такого причинения;

• причинения вреда деловой репутации либо реальной возможности такого причинения.

При этом следует учитывать, что в отличие от защиты, выстраиваемой в рамках Закона о рекламе, которым нарушение законодательства о рекламе признается административным правонарушением независимо от влияния такого противоправного поведения на конкурентную среду, при построении защиты в рамках Закона о конкуренции важно доказать именно наличие

конкуренции хозяйствующих субъектов. То есть субъекты спора должны быть конкурентами. Кроме того, обязательным условием является наличие причинно-следственной связи между действиями лица и возникновением (возможностью возникновения) убытков иных субъектов — конкурентов.

Учитывая длительность регистрации товарного знака и появление нового обозначения в рекламе, как правило, до получения регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, нередки случаи получения свидетельства о такой регистрации лицом, не являющимся добросовестным субъектом и имеющим целью недобросовестный захват чужого объекта. На этот счет норма пункта 2 статьи 14 Закона о конкуренции позволяет осуществлять защиту при факте недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица,продукции, работ или услуг.

Так, согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено или признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. По этому поводу достаточно емкие комментарии содержатся в постановлении пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года3. В частности, в постановлении указано, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ (о злоупотреблении правом) вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

3 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года.

товарным знакам (Роспатент) об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

При построении судебной защиты по таким основаниям следует иметь в виду, что необходимо наличие достаточных доказательств осуществления лицом неправомерных действий не в процессе использования товарного знака, а именно в процессе его регистрации. Полагаю, наиболее важным и наиболее трудоемким в этом процессе является сбор доказательств, позволяющих установить, что лицо, неправомерно зарегистрировавшее товарный знак, до момента подачи заявки имело как минимум возможность получить информацию о наличии такого обозначения и принадлежности его другому лицу и планах (намерениях) этого лица использовать это обозначение в отношении определенных товаров и (или) услуг и не имело цели добросовестного использования товарного знака в собственных интересах.

В заключение отмечу, что государством предоставлена защита прав правообладателей и участников правоотношений в области рекламы. Использование товарного знака в рекламе регламентировано законом. Таким образом, добросовестному рекламодателю достаточно соблюсти необходимые условия и правила поведения на рынке, следуя простым требованиям, а именно:

• использовать легальные способы приобретения товара;

• не вводить в заблуждение потребителя;

• использовать в рекламе достоверную информацию;

• не использовать в своей деятельности методы, направленные на получение необоснованных преимуществ в нарушение правил конкуренции.

ЛИТЕРАТУРА

1. О рекламе : Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

5. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 февраля 2009 года по делу № КА-А40/178-09.

6. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

7. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

8. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года.

«

Юридические новости (new):

Теги по теме:

Рассматриваемое судебное решение о незаконном использовании в рекламе чужого товарного знака может стать причиной нового подхода к съемкам рекламы и к использованию в рекламе тех или иных реквизитов, содержащих чужой товарный знак.

Значит ли данное судебное решение, что теперь любой товар, содержащий чужой товарный знак и попавший в кадр вашей рекламы, в отношении которого вы не заключили договор с правообладателем на использование его товарного знака, может повлечь ответственность за незаконное использование товарного знака?

Как вообще теперь снимать рекламные ролики, по сюжету которых в них фигурируют автомобили, одежда и другие неотъемлемые реквизиты практически всех рекламных роликов?

Речь идет об иске французской акционерной компании LOUIS VUITTON MALLETIER к ОАО «Нидан Соки» и иным российским компаниям об обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2.000.000 р.

Причиной иска компании LOUIS VUITTON MALLETIER явилось то, что в период с 22 октября по 24 ноября 2007 года на телеканале «СТС» транслировался рекламный ролик сока «Сокос», в котором в качестве реквизита были сняты чемоданы и сумки производства компании LOUIS VUITTON MALLETIER, содержащие товарный знак. При этом, как указал истец и подтвердил суд, ответчики в нарушение закона не заключили с LOUIS VUITTON MALLETIER договор на использование их товарного знака в рекламе.

Графический товарный знак компании LOUIS VUITTON MALLETIER

Стоит отметить, что никакого акцента на чемоданах и сумках в рекламе не делалось, они попали в рекламный ролик исключительно как реквизит, как неотъемлемая часть сюжета рекламного ролика: в ролике показывается девушка у аэропорта, которая погружает свои сумки и чемоданы в автомобиль BMW. Удивительно, почему LOUIS VUITTON MALLETIER не предложила заодно и автомобильному гиганту, производящему автомобили BMW, подать иск против «Сокос» и «компании».

К сожалению, только первая инстанция подошла к ситуации здраво и, как видится, в соответствии с законом и отказала компании LOUIS VUITTON MALLETIER в иске. Последующие инстанции (апелляционный и кассационный суды) признали незаконным использование в рекламе сумок и чемоданов, содержащих товарный знак истца, и взыскали с ответчиков (четверо) по 100.000 р. компенсации.

Оценка некоторых доводов сторон с юридической точки зрения

1. ОАО «Нидан Соки», со слов суда, заявляют, что область правовой охраны товарного знака ограничена теми товарами и услугами, для которых он зарегистрирован. Между тем, среди товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, нет такого товара как «рекламный ролик», «видеоролик», «видеофильм» или однородных товаров.

Такой подход видится юридически опасным. Ведь даже если бы товарный знак был зарегистрирован для рекламный видеороликов, то, как представляется, это не должно было бы изменить юридическую квалификацию ситуации. В рекламном ролике сока «Сокос» товарный знак LOUIS VUITTON MALLETIE не используется в принципе. Равно как не используется и товарный знак «BMW». Снятые в рекламном ролике товары используются не более как реквизит. В рекламе не делается никаких акцентов на чужих товарных знаках.

2. Истец LOUIS VUITTON MALLETIER полагает, что рекламный ролик носит негативный характер, поскольку положительному персонажу, употребляющему сок «Сокос», противопоставлялась экзальтированная, самовлюбленная, взбалмошная и вспыльчивая владелица аксессуаров (дамской сумочки и нескольких чемоданов), маркированных товарными знаками LOUIS VUITTON MALLETIER.

Пожалуй, это единственный довод истца, который в принципе достоин рассмотрения. Дело в том, что, по нашему убеждению (которое, собственно, ранее всегда поддерживалось и судебной практикой), в рекламном ролике не используется товарный знак LOUIS VUITTON MALLETIER, поэтому нет законных оснований для удовлетворения требования в отношении защиты прав на товарный знак. Но, конечно, ставить вопрос о защите деловой репутации (которая действительно может порочиться в случае наличия в рекламных роликах чужих товарных знаков), о прекращении недобросовестной конкуренции истец может. И именно это должен был оценивать суд: порочится ли спорным рекламным роликом репутация LOUIS VUITTON MALLETIER, есть ли признаки недобросовестной конкуренции в действиях Нидан Соки.

Однако суд расставил юридические акценты иначе: прежде всего, есть имеет место незаконное использование товарного знака, во-вторых, именно эта реклама может быть признана порочащей деловую репутацию истца, т.к. вызывает негативные ассоциации.

По нашему мнению, спорный рекламный ролик никаким образом не порочит деловую репутацию и не является актом недобросовестной конкуренции.

Основные выводы суда по использованию чужих товарных знаков в рекламном видеоролике

Выводы, надо признаться, потрясают своей категоричностью и обобщающим характером и закладывают эдакий правовой фундамент, прецедент для будущих дел:

  • использование в рекламных роликах товарных знаков, принадлежащих другим правообладателям, способствует введению в заблуждение потребителей рекламы, имеющих намерение воспользоваться рекламируемым товаром;
  • учитывая коммерческий характер рекламных роликов, создаваемых с целью формирования или поддержания интереса к товару и его продвижению на рынке, использование в рекламе товарных знаков или изображений сходных до степени смешения, принадлежащих другим правообладателям, которые никаким образом не участвуют в создании рекламного ролика и не имеют отношения к рекламируемому товару, должно производиться только с их согласия;
  • информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, может рассматриваться как реклама этого товара. Развитие этой мысли суда применительно к делу Сокос

    Выдержка из Постановления суда

    Таким образом, использование в рекламном ролике под наименованием «Встреча» чемоданов и сумок, на которых имеются изображения сходные до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца в виде стилизованных цветков, могло ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно самого рекламируемого товара и вызвать ассоциативный ряд с аксессуарами и товарами истца.

    Между тем, осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование товарного знака в рекламе) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака.

    В связи с этим, отклоняются доводы кассационной жалобы об использовании в спорном рекламном ролике определенных предметов (сумки, чемоданы) лишь в качестве реквизитов для создания обстановки.

Суд также «вывел» интересный обычай делового оборота: «не принято использование для рекламы (продвижения) своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних».

Самое что печальное и опасное, арбитражный суд рассмотренными доводами в отношении использования в аудиовизуальных произведениях (к которым относится и рекламный видеоролик) ставит в опасность производителей фильмов. Если в рекламном видеоролике можно постараться снять «небрендовые» вещи или сделать так, чтобы товарный знак не попадал в кадр, то снять таким образом полнометражный фильм будет крайне непросто. Да и кто помешает потом правообладателям товарного знака «попытать счастье» с иском о защите деловой репутации и/или недобросовестной конкуренции или даже с иском о защите прав на товарный знак в связи с тем, что в кадре оказался их товар (если он узнаваем, например, автомобиль), а товарный знак не показан. Конечно, связь рекламного ролика и фильма не прямая, а суд делал акцент именно на рекламном и коммерческом характере аудиовизуального произведения (рекламном ролике), но ведь и гарантий обратного нет, что рассмотренная логика суда не будет развита и далее, «расширена», так сказать.

Остается надеяться, что Высший Арбитражный Суд все же не пойдет против законодательства о товарных знаках, сложившейся судебной практики и элементарной логики и отменит решения судов апелляционной и кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.

К сожалению, Высший Арбитражный Суд не нашел оснований даже для передачи дела на пересмотр в Президиум ВАС. Подробнее читайте в новости Использование чужого товарного знака в рекламе нарушает права на товарный знак.

Постановление ФАС МО от 05.08.2009 по делу №А41-5137/08 по иску французской акционерной компании LOUIS VUITTON MALLETIER к ОАО «Нидан Соки»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *